我国自2014年5月1日施行的新《商标法》有一个较大的改变，就是引入了”商标无效宣告”的概念。修改前的《商标法》类似情况的提法只有”商标撤销”，并无”无效宣告”。新《商标法》将第五章名称由”注册商标争议的裁定”改为”注册商标的无效宣告”，对虽已注册但注册时存在不得注册情形的商标，归入”无效宣告”程序；而对于注册商标使用不规范或不使用的事由，归入到商标局撤销程序中。
当有商标在2014年5月1日前核准注册，他人在2014年4月1日以后对其提起无效宣告申请的情况下。此时是适用新商标法还是旧商标法？具体适用的法律依据是什么？程序上如何处理？在商标审查和评审期限较长的现实下，相信目前仍存在大量如此情形的未决案件。
一、基本案情
第10732646号”美图秀秀”商标（以下称争议商标）由成都万众医药科技有限公司于2012年4月6日提出注册申请，核定使用在第35类（广告、计算机文档管理、计算机数据库信息系统化等）服务上，2013年6月14日获准注册。厦门美图网科技有限公司（即本案申请人）对争议商标在初审公告期间提出异议直至2015年6月异议程序完成，申请人于2015年7月24日提出无效宣告申请。申请人称：“美图秀秀”是申请人旗下的一款知名的集实时美颜拍照、图像处理、美图分享的软件。自上线以来，全球使用者总数突破10亿，深受广大用户的好评，已获众多荣誉，在争议商标申请前已具有较高的知名度。争议商标与申请人在先注册的第7099841号”美图秀秀”商标（以下称引证商标）字体完全一致，争议商标的申请注册必将导致消费者对商品或服务的来源产生混淆和误认。被申请人系以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，企图谋取不当利益，具有明显的恶意。因此，请求依据修改后的《商标法》第三十条，第三十二条，第四十四条第一款，宣告争议商标无效。被申请人在规定期限内未予答辩。
二、裁定结果
商评委经审理认为，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往原则，实体问题应适用修改前的《商标法》，程序问题仍适用修改后的《商标法》。根据申请人申请无效宣告的理由和修改前《商标法》的相关规定，本案争议焦点及评论如下：
（一）争议商标与引证商标是否构成修改前《商标法》第二十八条所指的近似商标？争议商标与引证商标都是由汉字普通字体”美图秀秀”组成，构成近似标识。争议商标核定使用的计算机数据库信息系统化、广告等服务与引证商标核定使用的计算机程序（可下载软件）、已录制的计算机程序（程序）等商品在消费对象、消费目的等方面存在较强的关联性。同时由申请人在案证据可知，争议商标与引证商标共存使用在上述商品或服务上，易导致消费者对商品或服务来源产生混淆、误认。两者构成修改前《商标法》第二十八条所指的近似商标。
（二）争议商标的注册是否构成修改前《商标法》第三十一条所指的”以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标“的情形？鉴于申请人拥有在先注册商标，商评委已适用修改前的《商标法》第二十八条的规定对申请人注册商标的在先权利予以保护，故本案不再使用修改前《商标法》第三十一条关于”以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定进行审理。
（三）争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第四十一条第一款的规定？本案并无证据证明被申请人申请注册争议商标存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等谋取不正当利益的情形，故被申请人申请注册争议商标未构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形。
综上，依照修改前《商标法》第二十八条、修改后《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定争议商标予以无效宣告。
三、典型意义
（一）对新商标法实施前核准注册的商标提起无效宣告申请，实体方面应适用修改前的商标法，程序方面可适用新商标法
本案的情况是，争议商标2014年5月1日前获准注册。申请人于2014年5月1日前提出异议，但直至2015年6月异议才完成，刚好横跨新法与旧法的衔接点。后来，申请人于2015年7月24日提出无效宣告申请。工商总局虽然在新商标法实施后立即出台了《关于执行修改后的<中华人民共和国商标法>有关问题的通知》就新旧商标法衔接的有关问题作了规定，但并未对此情形的法律适用作出规定。此时应从新商标法设立商标无效宣告制度的目的及法理来考量，因为无效宣告是针对虽已注册但注册时存在不得注册情形，即注册时存在瑕疵的商标，涉及到对相关商标注册时的状态的实体判断，所以实体判断上要适用商标核准注册时候的法律，也就是旧商标法。但是由于商标无效宣告制度及程序是新商标法设立的，而本案申请人也是依据新商标法提出了无效宣告请求，所以从程序上，只能适用新商标法进行审理，否则该无效宣告程序便无法律依据了。
从举一反三的角度设想一下，如果类似案件中，申请人在2015年7月24日提出的是撤销申请，该如何适用法律呢？此时同样没有明文规定。但因为撤销程序针对的是注册商标使用不规范或不使用等事由，该等事由均非发生在商标注册时，很多是发生在撤销申请时，所以应适用新商标法为宜。
（二）确认商标是否构成近似商标，并不能拘泥于类似商品和服务区分表中的分类，应以是否会造成相关公众混淆、误认的角度进行判断
本案中申请人申请无效宣告的理由之一是，其在先注册了第7099841号”美图秀秀”商标，核定使用在第9类计算机程序（可下载软件）、已录制的计算机程序（程序）等商品上。
从程序上，根据新商标法第四十五条关于无效宣告的实体法律依据的指引，无效宣告的实体法律依据之一是新商标法第三十条”同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”。实体上对应适用旧商标法第二十八条。
本案引证商标与争议商标文字完全一致，但是分别属于第9类和第35类两个不同商品和服务分类。无论是尼斯分类国际协议，还是我国司法机关的一贯态度，都表明类似商品和服务区分表中的分类只是作为判断是否构成近似商标的参考，并无法律约束力。商标的本质不是商标标识本身，而是区分商品或服务的来源，同样，商标法并非保护商标标识本身，而是保护商标中所包含的商誉，所以认定商标是否构成近似的根本出发点是判断消费者对争议商标和引证商标的商品或服务的来源产生混淆和误认，对引证商标的商誉造成损害。
本案中，引证商标核准使用在商品分类第9类计算机程序（可下载软件）、已录制的计算机程序（程序）等上，争议商标核准使用在服务分类第35类广告、计算机文档管理、计算机数据库信息系统化等上。一般来说，生产计算机程序（可下载软件）等商品的商家，必然会相应提供计算机数据库信息系统化等服务，在广告成为互联网首要商业模式的今天，软件广告几乎已经成为互联网公司的标配，所以争议商标和引证商标针对的消费对象和消费目的都是一致的，使用软件产品的消费者，大多数都会使用软件相应的计算机数据库信息系统化及软件广告等服务。争议商标的申请注册必将导致消费者对争议商标和引证商标的商品或服务的来源产生混淆和误认。所以争议商标和引证商标构成近似商标。
（三）如果明确的没有在先权利的相关证据，还可以基于”以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”以及”以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的理由申请商标无效宣告或进行其他救济
本案申请人申请无效宣告的另一个理由是：被申请人系以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，企图谋取不当利益，具有明显的恶意。
从程序上，根据新商标法第四十五条关于无效宣告的实体法律依据的指引，无效宣告的另一个实体法律依据是新商标法第三十二条”不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，实体上对应适用修改前商标法的第三十一条。虽然商评委最终以已经适用”保护在先权利”的规定进行保护，没必要再适用”不得抢注”的规定进行审理而回避了该条款的适用，其实体现了商评委的审理艺术，值得一评。
在商评委及法院司法实践中，适用该条款的重点是”在先使用”及”具有一定影响”，主要是对在先权利和在先状态的保护。其中的”在先使用”，应解释为在争议商标核准商品或服务上的使用。本案中，申请人的”美图秀秀”软件在2012年度PC端加移动端用户已经突破2亿，已经具有相当的影响。问题在于申请人在2012年4月6日之前是否已经将该商标使用在广告、计算机文档管理、计算机数据库信息系统化等服务上并具有一定影响？如果有，则申请人面临举证的问题，商评委也面临进一步对使用证据和使用时间进行评判的问题。如果没有，则可能不能适用这一条款进行保护，申请人的权利会得不到保护。商评委巧妙避开该条款的适用，免得多此一举，体现了对实体正义的追求和审理效率的追求。
另外，根据新商标法第四十四条第一款中关于”以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的内容是实体法律依据，该部分对应的是旧商标法第四十一条第一款。与上述条款不同的是，该条款保护的是诚实信用原则和商标注册秩序。新商标法的商评委及法院司法实践中，已经越来越倾向适用该条款来解决打击不以使用为目的，大量抢注商标，扰乱商标注册秩序的违法行为。本案中，成都万众医药科技有限公司曾经在第24、26、35等诸多类别，申请注册”美图秀秀”，并且申请日期均是2012年4月6日，此时，申请人的”美图秀秀”软件PC端加移动端用户已经突破2亿，明显属于已经使用并具有一定影响力的商标。另外，成都万众医药科技有限公司还曾于2012年1月11日（即淘宝商城正式宣布更名为”天猫”的同一天）在第42类申请注册”天猫”商标。
此外，该公司还曾申请注册”淘划算”、”艾康顿”等具有一定知名度的商标，其抢注商标恶意明显，违反诚实信用原则，扰乱商标注册秩序，应该可以适用本条款规定进行打击。
从本案来说，根据新商标法第四十四条第一款的规定，如果存在上述理由，则从程序上可以申请宣告无效。但是，其对应的旧商标法第四十一条第一款虽然规定了同样的实体违法理由，但是只规定了申请撤销的救济程序。本案申请人提出的是无效宣告申请，不是撤销申请，如果适用就商标法第四十一条就会产生法律适用上的困境，我想这也就是商评委，我想这大概也就商评委在本案中未适用旧商标法第四十一条第一款的另一层次的原因。同时，这也显示了商评委审理裁决案件中，追求实体正义，避开程序瑕疵的办案智慧。
总之，商标的价值不在取得注册，而在于使用。商标法保护的不是商标标识，而是经过使用后经过使用后凝结在商标上的商誉。这是对抢注商标等投机行为的郑重告诫，也是值得每个知识产权人深刻认识的基本法理。
来源：无讼阅读